ALMINDELIG DEL

1. Markedsføringsret
2. Reguleringsmetoder, regelstruktur og retshåndhævelse
3. Vildledende og aggressiv markedsføring
4. Reklamereguleringen
5. Prisoplysninger, prismarkedsføring og købsopfordringer
6. Særlige salgsfremmende foranstaltninger
7. Markedsføring over grænserne
8. Varemærker og andre forretningskendetegn
9. Erhvervelse af kendetegnsrettigheder
10. Beskyttelsen af kendetegnsrettigheder

SPECIEL DEL

11. Sektorspecifik markedsføring
12. Radio, fjernsyn og audiovisuelle medietjenester
13. Direkte markedsføring
14. Urimelige aftalevilkår i et markedsføringsretligt perspektiv
15. Produktefterligninger
16. Beskyttelse af geografiske betegnelser
17. Domænenavne
18. Forretningskendetegn på internettet

Tilbage til forsiden

9. Erhvervelse af kendetegnsrettigheder

Thomas Riis

9.1. Registrering af forretningskendetegn

En dansk eneret til et varemærke kan erhverves på to måder, dels ved at mærket tages i brug (»ibrugtagning«), dels ved at det registreres (»registrering«), jf. varemærkelovens § 3, stk. 1. Registrering af vare­mær­ker sker ved anmeldelse til Patent- og Varemærkestyrelsen. Ved anmeldel­sen skal det angives, hvilke varearter registreringen skal omfatte grupperet i klasser. Varemærkeregistret er i overensstemmelse med Nice-Arrangementet fra 1957 inddelt i 34 vareklasser plus 8 serviceklasser. I modsætning til tidligere (før 1. januar 1999) gælder en varemærkeregistrering ikke for alle varer i en vare­klas­se, men alene for de varer, der er nævnt i ansøgningen. Registreringen af vare­mærker i forskellige vareklasser og for forskellige varetyper tjener hensynet til orden og overskuelighed og er ikke afgørende for varemærkerettighedernes materielle indhold.

For varemærkeregistrering skal betales et grundgebyr på 2.350 kr. samt et tillægsgebyr på 600 kr. pr. klasse ud over 3 klasser.

Skønt retsbeskyttelse kan opnås alene ved at mærket tages i brug, er der dog flere grunde til, at varemærker i vidt omfang registreres, selvom der er omkostninger forbundet hermed:

• For det første er det lettere at føre bevis for, hvem der har opnået varemærkeret, hvilke varer eller tjenesteydelser retten omfatter, samt hvornår retten er opstået. Ved kolliderende rettigheder gælder princippet om »først i tid, bedst i ret«, og det kan derfor være vigtigt at kunne dokumentere tidspunktet for stiftelsen af varemærke­rettigheder, jf. således varemærkelovens § 7: »Kræver to eller flere hver for sig varemærkeret til samme eller lignende kendetegn, har den først opståede ret fortrin, medmindre andet følger af de nedenfor anførte bestemmelser. En registreret ret anses for opstået på den dag, hvor ansøgningen indleveres, jf. § 12, eller på den dag, fra hvilken der begæres prioritet efter reglerne i §§ 18 eller 19.«¹ Varemær­ke­re­gistrering giver ingen garanti for, at varemærkeretten ikke ophæves, hvis den f.eks. efterfølgende viser sig at stride mod en ældre vare­mærkeret, men registrering kan være af stor praktisk betydning i en bevismæssig sammenhæng.

• For det andet giver Patent- og Varemærkestyrelsens prøvelse ved en varemærkeregistrering en vis sikkerhed for, at andre ikke allerede har ret til varemærket. Modsat tidligere (før 1. januar 1999) drager Patent- og Varemærkestyrelsen ingen konklusion med hensyn til, om en ældre varemærkeret er til hinder for registrering, men oplyser blot ansøgeren om eksistensen af ældre lignende varemærker.²

• For det tredje kan et varemærke registreret i god tro efter fem års forløb ikke anfægtes, selvom det måtte kollidere med et ældre uregistreret varemærke, hvis indehaveren af det ældre varemærke har været bekendt hermed, jf. varemærkelovens § 8.

• For det fjerde er der mulighed for at registrere varemærker for varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket endnu ikke er taget i brug. Denne mulighed for at reservere varemærker til senere brug er begrænset tidsmæssig til 5 år, jf. varemærkelovens § 25, men kan alligevel blive et vigtigt element i virksomhedens markedsføringsstrategi, idet virksomheden herved kan sikre sig muligheden for at anvende det samme mærke ved en udvidelse af en kommerciel succesfuld pro­dukt­linje.

Varemærkerettigheder efter EU-varemærkeforordningen kan kun opnås ved registrering og ikke ved ibrugtagning. EU-varemærket medfører egentlige inter­nationale rettigheder med en enhedsbeskyttelse i alle medlemsstater. Det betyder, at et gyldigt EU-varemærke uden videre har beskyttelse i samtlige med­lems­stater,³ og ansøgeren skal derfor ikke i sin ansøgning designere de lande, der søges beskyttelse i, som det f.eks. er tilfældet i forbindelse med international patentering.

Registrering af virksomhedsnavn er efter selskabslovgivningen og erhvervs­virksomhedsloven påbudt for så vidt angår alle selskaber og andre virksomheder med begrænset ansvar. Registrering af virk­somhedsnavne sker ved anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som fører et centralt register for hele landet. Virksomheder uden begrænset ansvar – dvs. enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber hverken skal eller kan registreres efter erhvervsvirksomhedsloven. Sådanne virksomheder skal blot registreres hos SKAT. Oplysninger om alle virksomheder er samlet i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), og alle virksomheder er blevet tildelt et unikt identifikationsnummer – et CVR-nr.⁴

9.1.1. Registreringshindringer

I varemærkeretten sondres der mellem absolutte og relative registrerings­hindringer. Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen finder, at der foreligger en abso­lut registreringshindring, afslås ansøgningen. Hvis Patent- og Varemærke­styrel­sen finder, at der foreligger en relativ registreringshindring, afslås ansøgningen ikke, men ansøgeren oplyses om fundet i en søgningsrapport.⁵

Til de absolutte registreringshindringer hører bl.a. kravene om særpræg, om at mærket ikke må være beskrivende (deskriptivt), ikke må stride må lov, den offentlige orden eller sædelighed, og ikke må være vildledende.⁶ I praksis er de væsentligste absolutte registreringshindringer, at mærket mangler særpræg eller er beskrivende, men de øvrige registreringshindringer har også praktisk betydning. Se f.eks. UfR 2006.2116 SH (KING QUARTZ), hvor der på grundlag af varemærkelovens § 14, nr. 3, blev nægtet registrering af en figur i form af en lukket krone, da retten fandt, at den ud fra en helhedsbedømmelse måtte antages at kunne skabe association til kongekronen som statslig symbol.

De relative registreringshindringer vedrører navnlig mærker, som indeholder bestanddele, hvortil en anden har lovlig adkomst, og mærker, som er identiske eller forvekslelige med ældre varemærker.⁷

Noget tilsvarende gælder ved registrering af EU-varemærker. Ved indlevering af en ansøgning undersøger OHIM, om registre­rings­formaliteterne er iagttaget, og om der foreligger absolutte registre­rings­hindringer. De absolutte registreringshindringer i forordningen svarer i det væsentlige til de, der findes i varemærkeloven.

EU-varemærkets enhedskarakter indebærer, at et tegn er udelukket fra registre­ring som varemærke, selvom en registreringshindring kun er til stede i en del af Fællesskabet. Dette gælder både absolutte registreringshindringer⁸ og relative registreringshindringer.⁹

9.2. Ibrugtagning af varemærker

En dansk varemærkeret kan i modsætning til EU-varemærkerettigheder stiftes ved, at varemærket tages i brug her i landet, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2. Ibrugtagning indebærer blot, at varemærket anvendes som varemærke. Et vare­mærke tages i brug, når der bliver bragt produkter på markedet, som er påført vare­mærket. Men også en iværksat reklamekampagne, der skal introducere et nyt produkt på markedet, er i princippet tilstrækkeligt til, at varemærket anses for at være taget i brug. En planlagt reklamekampagne eller andre interne forbe­red­elseshandlinger rækker imidlertid ikke. Det afgørende er, om varemærket er kommet til kendskab hos den tiltænkte aftagergruppe.

I UfR 2000.1351 H (ELYSIUM) fandtes sagsøgeren ved udsendelse af en pressemeddelelse, hvori det nye produkt blev lanceret, og som førte til, at produktet fik gratis presse­omtale i forskellige medier, at have taget det omtvistede varemærke i brug på en måde, der særlig under hensyn til den skete offentliggørelse var egnet til at skabe bevis for varemærkerettens eksistens og omfang og til at fastslå tidspunktet for rettens stiftelse.¹⁰ Derimod kunne modpartens interne drøftelser og aftaler med samarbejdspartnere, samt en generalforsamlingsbeslutning om ændring af virk­somhedsnavn i overensstemmelse med det omtvistede mærke ikke anses for ibrugtagning af mærket.

UfR 2006.480 H (In Vitro): Højesteret fandt, at anvendelsen af et varemærke og selskabsnavn ved annoncering i det internationale tidsskrift Nature ikke i sig selv var tilstrækkeligt til at fastslå en brug i Danmark, selv om tidsskriftet havde et ikke ubetydeligt antal abonnenter i Danmark (250-375 abonnenter).

Hvis brugen hører op, bortfalder retten til det ibrugtagne varemærke. Uanset om et varemærke registreres eller tages i brug, er det en betingelse for rettens stiftel­se, at varemærket har fornødent særpræg. Ibrugtagning som grundlag for enerettens stiftelse har størst betydning, når det drejer sig om svage mærker uden egentligt særpræg. Sådanne varemærker kan ikke umiddelbart opnå beskyttelse, men ved længere tids intensiv brug af mærket kan der skabes det fornødne særpræg, hvorefter mærket er beskyttet (varemærkelovens § 3, stk. 3), og hvis det sker, er der tillige mulighed for at registrere mærket (varemærkelovens § 13, stk. 3).

9.3. Prioritetsprincippet¹¹

Uanset om varemærkerettigheder stiftes ved registrering eller ibrugtagning, gælder der et strengt prioritetsprincip. Dette fremgår udtrykkeligt af varemærkelovens § 7, der fastslår hovedreglen om, at hvis to eller flere hver for sig kræver varemærkeret til samme eller lignende kendetegn, har den først opståede ret fortrin.

Der er en undtagelse til denne hovedregel i varemærkelovens § 8, hvorefter en yngre ret til et registreret varemærke kan bestå ved siden af en ældre ret til et dermed forveksleligt varemærke, hvis ansøgningen vedrørende det ynge mærke er indgivet i god tro, og indehaveren af den ældre ret har været bekendt med og tålt brugen her i landet af den yngre ret i 5 på hinanden følgende år. Ud over præklusionsreglen i § 8 er der en passivitetsregel i § 9. En yngre ret til et varemærke kan således også bestå ved siden af en ældre ret til et dermed forveksleligt varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt for at hindre brugen af det yngre varemærke. De situationer, der er omfattet af §§ 8 og 9, indebærer, at indehaveren af retten til det ældre varemærke ikke kan gøre retten gældende over for det yngre mærke, men omvendt kan indehaveren af den yngre ret heller ikke forbyde brugen af det ældre varemærke. Dvs. at der er flere rettigheder til det samme mærke, som eksisterer side om side.

Varemærkelovens § 18 indeholder en vigtig regel om konventionsprioritet, der stammer fra Pariserkonventionens artikel 4 c. Reglen har stor praktisk betydning ved indlevering af varemærkeansøgninger i flere lande. Hvis der indleveres en varemærkeansøgning i et land, der er tilsluttet Pariserkonventionen eller er medlem af WTO, og der på et senere tidspunkt, dog senest 6 måneder efter, indleveres en tilsvarende varemærkeansøgning i et eller flere andre lande, der ligeledes er tilsluttet Pariserkonventionen eller er medlem af WTO, anses ansøgningen også i disse lande for indleveret på datoen for den første varemærkeansøgning.

9.4. Forretningskendetegnet som bærer af informationer

Forretningskendetegn bærer informationer. For så vidt angår varemærker er det først og fremmest informationer om, hvem der er varens producent. Endvidere kan varemærker som nævnt bære oparbejdede informationer om varens kvalitet. Valg af et varemærke kan være motiveret af et ønske om, at varemærket direkte eller indirekte skal indeholde oplysninger om virksomheden eller varernes egenskaber eller effekt. F.eks. varemærket »Præcision« for armbåndsure, eller forretningsnavnet »Røverkøb« for et discount-supermarked.

Af konkurrence­mæssige hensyn findes det i udgangspunktet ikke rimeligt at understøtte en monopolisering af dagligsproget ved at give en enkelt erhvervsdrivende eneret til at anvende et almindeligt ord i en erhvervsmæssig sammenhæng.¹² I overensstemmelse hermed har EU-domstolen udtalt, at registreringshindringerne i varemærkedirektivets artikel 3 skal fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger bag hver af dem,¹³ hvilket navnlig omfatter hensynet til friholdelse af visse betegnelser.

Varemærker med et beskrivende informationsindhold kan endvidere være af en sådan karakter, at informationerne er ukorrekte. F.eks. et varemærke for vegetabilsk margarine, hvor mærket er en kombination af et ord og en figur, og figurdelen forestiller en ko, vil være egnet til at vildlede forbrugerne.

9.5. Særpræg

9.5.1. Varemærker

Kravet om særpræg indgår i definitionen af et varemærke i varemærkelovens § 1 (»særlige kendetegn«). Det fremgår af § 2, stk. 1 (»egnet til at adskille«), at det afgørende herved er adskillelsesevnen. Adskillelsesevnen er i § 13, stk. 1, omdøbt til »fornødent særpræg« og gjort til en betingelse for registrering af et varemærke.¹⁴ At et varemærke har fornødent særpræg, betyder, at varemærket er egnet til at identificere den vare, for hvilken der ansøges om registrering, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders.¹⁵

I særprægskravet ligger, at betegnelser, som blot beskriver en egenskab ved varen eller opfattes som synonym for varen, ikke kan registreres, jf. § 13, stk. 2. Eksempler på vare­mær­ker, som ikke har fornødent særpræg, er »Cykelexperten« for detailhandel med cykler, »Trærens« for rensemiddel, »Rejse­ar­ran­gøren« for rejsebureauvirksomhed og »After Dinner Sweet« for konfek­tu­re­varer.

Retten i Første Instans udtalte i sag T-79/00 (LITE) ved fortolkning af vare­mær­keforordningen, »... at manglende fornødent særpræg ikke kan udledes af, at der ikke er et bemærkelsesværdigt islæt ... eller et minimumspræg af opfindsomhed ... Et EF-varemærke kræver nemlig ikke nødvendigvis en nyskabelse og bygger ikke på et originalt eller opfindsomt element, men på dets egnethed til at individualisere varer eller tjenesteydelser på markedet i forhold til varer eller tjenesteydelser af samme art, som konkurrenterne udbyder.«¹⁶

9.5.1.1. Særprægsvurderingen

Hvorvidt et tegn har særpræg beror på en helhedsvurdering, som skal foretages i relation til den tilsigtede omsætningskreds. Om vurderingen gælder mere præcist, at varemærket skal bedømmes i forhold til dels de varer og tjenesteydelser, med hensyn til hvilke der er ansøgt om registrering af mærket, dels opfattelsen hos den berørte kreds af forbrugere af disse varer eller tjenesteydelser. Der er herved tale om den opfattelse, som en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de pågældende varer eller tjenesteydelser må formodes at have.¹⁷ Kriterierne for bedømmelsen af særpræg er ens for alle typer af varemærker,¹⁸ og der skal derfor principielt ikke anvendes en strengere målestok ved bedømmelsen af, om f.eks. et tredimensionalt varemærke har fornødent særpræg.¹⁹ Men særprægsvurderingen kan i praksis alligevel variere afhængig af, hvilken type varemærke, der er tale om, fordi gennemsnitsforbrugerens opfattelse ikke nødvendigvis er den samme, når der er tale om et tredimensionalt varemærke, der består af en vares indpakning, som når der er tale om et ord- eller figurmærke, der består af et tegn, som er uafhængigt af fremtrædelsesformen for de varer, det betegner.²⁰ Gennemsnitsforbrugerne er ikke vant til at udlede en vares oprindelse ud fra dens emballages form uden noget grafisk eller tekstmæssigt element, og det kan således vise sig vanskeligere at bevise, at varemærket har særpræg, når der er tale om et tredimensionalt varemærke, end når der er tale om et ord- eller figurmærke.²¹ Om særpræg i relation til et tredimensionalt varemærke udtalte EU-domstolen i sag C-218/01 (Henkel), at den blotte afvigelse fra normen eller branchesædvanen ikke er tilstrækkeligt til at skabe særpræg. Til gengæld opfylder et varemærke, der betydeligt afviger fra normen eller branchesædvanen, sin grundlæggende oprindelsesfunktion og har derfor særpræg.²²

Når der derfor er tale om en mere særpræget emballage, der anvendes på en sådan måde, at den er egnet til at adskille mærkeindehaverens produkt fra andre ud­byderes, er der ikke væsentlige betænkeligheder ved at indrømme varemærke­beskyttelse. En flaske, der blev anvendt til dressing, fandtes i UfR 1989.889 SH (Dressingflaske) at have et sådant særpræg, at den havde opnået beskyttelse efter varemærkeloven I UfR 1999.158 SH (Grydesæt) blev Grydesættet EVA-TRIO markedsført i en naturfarvet stofpose med blåt bændel i dobbelt løbegang og med påtrykt blåt logo i posens nederste højre hjørne. Denne emballage blev anset for et vareudstyrsmærke med fornødent særpræg. En anden erhvervsdrivende, som anvendte en stofpose, der var nærmest identisk med hensyn til materiale- og farvevalg, lukkeanordning samt udformning og placering af logo, krænkede varemærkeretten hertil under hensyn til, at denne stofpose blev anvendt til indpakning af varer af samme art og uanset, at der på posen var anvendt navnet Luciano i stedet for EVA-TRIO.

9.5.1.2. Ordmærker

Ordmærker, der er skabt ved fantasiens hjælp, altså ord der ikke i forvejen findes i sproget, vil næsten altid have fornødent særpræg, f.eks. PERSIL og VALO. Til denne gruppe af varemærker hører også ord, der forekommer bekendte, men som i virkeligheden ikke findes i sproget, f.eks. NILFISK. Endvidere kan almindelige ord have fornødent særpræg, hvis de ikke er beskrivende for de varer eller tjenesteydelser, som mærket er påført – f.eks. ECCO for fodtøj, APPLE for computere, DIAMANT for skocreme, ELEFANT for viskelæder og HJERTE for garn. Varemærker, som antyder en egenskab ved varen uden at være direkte beskrivende (suggestive mærker) – f.eks. FACIT for regnemaskiner – vil almindeligvis også have fornødent særpræg.

I sag T-79/00 (LITE) blev ordet LITE, der var søgt registreret som EU-varemærke, anset for en artsbetegnelse i forbindelse med fødevarer og restaurationsvirksomhed, idet LITE er en fonetisk omskrivning af det engelske ord »light«, der er et gængs udtryk for sådanne produkters lette art med hensyn til indholdet af kalorier, sukker, alkohol m.v.²³

EU-domstolen har i sag C-191/01 (DOUBLEMINT) fastslået, at bestemmelsen i varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra c), udelukker registrering af ordmærker, såfremt mærket i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser.²⁴ Det betyder, at det kriterium, hvorefter beskrivende varemærker er udelukket fra registrering, ikke er baseret på, hvorvidt varemærket har en »udelukkende beskrivende« karakter. På linje hermed gælder det, at nye ord, der er sammensat af kendte og be­skrivende ord, kan have særpræg, men normalt ikke har det.

EU-domstolen udtalte således i sag C-265/00 (BIOMILD): »Som hovedregel forbliver den blotte kombination af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, beskrivende for de nævnte egenskaber i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), selv om denne kombination udgør en neologisme [en sproglig nyskabelse]. Ved blot at forbinde sådanne bestanddele uden at tilføre dem en usædvanlig ændring, navnlig af syntaktisk eller semantisk karakter, kan der kun fremkomme et varemærke, som udelukkende er sammensat af tegn eller angivelser, der i omsæt­ningen kan tjene til at betegne de nævnte varers eller tjenesteydelsers egenskaber.«²⁵

For at en sådant ord kan anses for at have særpræg i varemærkeretlig forstand, kræver det en: »... tydelig afvigelse mellem neologismen og den blotte sum af de bestanddele, den er sammensat af. Dette forudsætter, at neologismen på grund af kombinationens usædvanlige karakter i forhold til de nævnte varer eller tjenesteydelser skaber et indtryk, der ligger tilstrækkelig fjernt fra det indtryk, som er fremkaldt ved den blotte sammenlægning af de angivelser, der meddeles ved de bestanddele, den er sammensat af, således at den er mere end summen af de nævnte bestanddele.«²⁶

Fra dansk praksis kan man notere sig UfR 2001.1109 SH (MICRO COMPACT CAR), hvor et flertal i Sø- og Handelsretten fandt, at varemærket MICRO COMPACT CAR for køretøjer m.v. ikke havde fornødent særpræg med henvisning til, at mærket var en sammensætning af deskriptive ord, som alene angav varens art og beskaffenhed, idet ordene måtte opfattes som en lille kompakt bil. Ifølge flertallet ændrede anvendelsen af ordet »Micro« ikke på denne opfattelse, idet Micro i sammenhæng med biler blot er betegnelsen for en biltype, der er mindre end en mini.²⁷

Der kan ved ganske korte ordmærker, der består af sammenstilling af enkelte bogstaver eller tal, opstå tvivl om, hvorvidt det fornødne særpræg er til stede. Mærker som BMW og 4711 er beskyttet som varemærker om ikke andet, så på grund af at disse mærker er stærkt indarbejdet. Tvivlen opstår ved lignende mærker, som endnu ikke er indarbejdet på markedet.²⁸ Landsretten fandt i UfR 2004.1673 Ø (P5), at mærket P5 for radiovirksomhed på registreringstidspunktet havde fornødent særpræg til at opnå registrering og dermed beskyttelse som varemærke. I samme sag oplyste Patent- og Varemærkestyrelsen, at den under indtryk af den udvikling i praksis for registrering af tokaraktersmærker, som havde fundet sted hos en række andre registreringsmyndigheder med tilsvarende retsgrundlag, havde besluttet at lempe registreringspraksis for denne type mærker. Hvor styrelsen hidtil havde anset sådanne mærker for generelt at mangle adskillelsesevne, vil dens praksis nu bygge på princippet om, at det som hoved­regel kun er i de tilfælde, hvor der kan påvises et konkret friholdelsesbehov, at et mærke vil blive afslået med henvisning til manglende adskillelsesevne eller særpræg.

9.5.1.3. Geografiske angivelser

Efter varemærkelovens § 13, stk. 2, og varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra c), er varemærker udelukket fra registrering, hvis de blandt andet udelukkende består af angivelser vedrørende varens geografiske oprindelse. I UfR 2007.146 H (AALBORG) fandt Højesteret, at mærket AALBORG for kedler ikke kunne registreres på grund af manglende særpræg. Højesteret begrundede afgørelsen med følgende:

»Efter varemærkelovens § 13, stk. 1, … må registrering af geografiske navne som varemærker afslås, hvis det med rimelighed kan forudses, at betegnelsen af omsætningskredsen vil blive opfattet som det geografiske oprindelsessted for varer af den pågældende kategori. Der er ikke … holdepunkter for, at bestemmelsen kun udelukker stednavne fra registrering som varemærker, hvis den relevante omsætningskreds forbinder de pågældende varer fra den angivne geografiske lokalitet med bestemte kvalitetsmæssige eller andre egenskaber.

Aalborg er landets fjerdestørste by og Nordjyllands største industriby. Det må derfor lægges til grund, at omsætningskredsen i Danmark utvivlsomt har kendskab til byen Aalborg som en ikke ubetydelig industriby. Det må derfor efter Højesterets opfattelse forventes, at betegnelsen ‘Aalborg’ i hvert fald af dele af omsætningskredsen vil blive opfattet som en angivelse af de pågældende varers geografiske oprindelsessted.«²⁹

Højesteretsdommen gav Patent- og Varemærkestyrelsen anledning til at ændre registreringspraksis, således at geografiske betegnelser, som med rimelighed vil kunne forstås som en angivelse af den geografiske oprindelse for de varer eller tjenesteydelser, som ansøgningen omfatter, herefter ikke anses for at have fornødent særpræg. I vurderingen heraf inddrages alle relevante forhold, herunder tages der blandt andet hensyn til, om betegnelsen har andre betydninger end den geografiske, eller om der hersker eventuelle branchesædvaner i forhold til geografiske betegnelser. Dette betyder, at danske bynavne ofte vil blive anset for at være uden særpræg, uanset om byen er særlig stor eller lille, eller om den er særlig kendt for de omhandlede varer, hvilket er en skærpelse i forhold til tidligere praksis.

9.5.1.4. Andre mærker end ordmærker

Kravet om særpræg har især betydning ved ordmærker. Derimod vil de fleste figurmærker normalt i sig selv have særpræg. Undtaget herfra er alene meget enkle figurer, f.eks. en indramning eller en ganske banal tegning, som ingen kan erhverve eneret til. Beskrivende figurer vil som regel kun forekomme, hvis det drejer sig om en afbildning af den pågældende vare. I UfR 2003.1020 H (MELITTA) havde et figurmærke for kaffefiltre, der bestod i en simpel gengivelse af det hvide pyramideformede kaffefilter, ikke fornødent særpræg. For figurmærker gælder det endvidere, at en række almindelig kendte symboler er dårligt egnede som differentieringsmidler. F.eks. vil billeder af kvæg som varemærker for landbrugsprodukter sjældent have fornødent særpræg, hvis tegningen ikke i sig selv er karakteristisk. Også tredimensionale varemærker (typisk emballage) kan efter omstændighederne være beskrivende.³⁰

9.5.1.5. Indarbejdelse

En virksomhed er ikke afskåret fra at anvende beskrivende varemærker, som ikke har fornødent særpræg – der stiftes blot ingen eneret til mærket. Tages et beskrivende varemærke i brug, er der mulighed for gennem længere tids intensiv brug at skabe fornødent særpræg, hvorved mærket opnår beskyttelse (varemærkelovens § 3, stk. 3), og endvidere kan registreres (varemærkelovens § 13, stk. 3). På engelsk taler man om, at mærket herved har fået en »secondary meaning«. Om disse bestemmelser udtalte Højesteret i UfR 2010.1979 H (Lotto), at et ord, der hidtil har været en generel betegnelse for en vare eller tjenesteydelse af en bestemt art, i helt særlige tilfælde ved indarbejdelse kan gå over til at være en bestemt virksomheds kendetegn for virksomhedens vare eller tjenesteydelse af den pågældende art og tilføjede, at der må stilles strenge krav til beviset for, at ordet på denne måde har ændret betydning. Højesteret fandt i den konkrete sag ikke, at Danske Spils omsætning af lottospillet, deres markedsandel, spillets geografiske udbredelse, varigheden af markedsføringen og de afholdte markedsføringsomkostninger i sig selv dokumenterede, at ordet lotto havde ændret karakter fra artsbetegnelse til forretningskendetegn, og derfor fandtes Danske Spil ikke ved indarbejdelse at have opnået varemærkeret til ordet »lotto«.

Anderledes i UfR 1987.230 SH (FAXE KONDI). Faxe Bryggeri markedsførte fra 1971 en sodavand med mærket KORAL KONDI – i 1975 blev mærket ændret til FAXE KONDI. Faxe Bryggeri foretog en ved­varende og betydelig markedsføringsindsats for produktet gen­nem blad- og tv-reklame, sponsorships, butiks- og tv-skilte; i perio­den fra 1971 til midten af 1980’erne havde bryggeriet anvendt ca. 18 mio. kr. på reklamer for KORAL KONDI/FAXE KONDI. I 1982 søgte bryggeriet at få KONDI registreret som varemærke i vareklasse 32 (øl, mineralvand m.v.). Ordet KONDIs særpræg blev forelagt Dansk Sprognævn, som blandt andet udtalte, at man kan tale om f.eks. kondidrik og kondivand, uden at man behøver at tænke på bestemte firmaers produkter, og at nævnet derfor ville gøre indsigelse, hvis ordet KONDI blev anmeldt til registrering i vareklasse 32. Retten fandt imidlertid, at ordet KONDI gennem annoncering m.v. havde været anvendt alene i så vid udstrækning, at Faxe Bryggeri havde opnået varemærkeretlig beskyttelse af ordet KONDI. KONDI havde ikke mistet evnen til at adskille bryggeriets produkt fra andre tilsvarende produkter, og ordet kunne derfor registreres som varemærke.

9.5.2. Markedsføringslovens § 18

Beskyttelse af forretningskendetegn efter markedsføringslovens § 18 forudsætter også et vist særpræg, som kan opnås ved brug af kendetegnet.

UfR 1986.742 SH (Dansk Dagligvaresalg): En virksomhed, der udarbejdede markedsførings­stra­te­gier og distribuerede mærkevarer fra producenter til detaillister under navnet »Dansk Dagligvaresalg A/S«, påstod, at en anden virksomheds anvendelse af navnet »Dansk Dagligvarer Vejle K/S« var egnet til forveksling med »Dansk Dagligvaresalg A/S« i strid med markeds­føringslovens § 18. »Dansk Dagligvarer Vejle K/S« opkøbte eksi­sterende forretninger og drev dem videre som discountforretninger. Sø- og Handelsretten fandt, at sammenstillingen af de to ord »Dansk« og »Dagligvarer« medførte, at det samlede navn, hvori tillige ordet »salg« indgik, havde fået et sådant særpræg, at det var egnet til at nyde en vis beskyttelse efter markedsføringslovens § 18. Dette indebar dog ikke, at andre virksomheder var afskåret fra at anvende betegnelser, hvori ordene »Dansk Dagligvare« indgik. »Dansk Dagligvarer Vejle K/S« fandtes imidlertid at have en sådan nærliggende lydlig og begrebs­mæssig lighed med »Dansk Dagligvaresalg A/S«, at anvendelsen heraf var i strid med markedsføringslovens § 18.

9.5.3. Virksomhedsnavne

Virksomhedsnavne skal også have en slags særpræg. Det hedder således i sel­skabslovens § 2, stk. 2, at et kapitalselskabs navn tydeligt skal adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.³¹ Det virksomhedsnavneretlige særprægskrav er imidlertid ikke identisk med det varemærkeretlige særprægskrav, idet virksomhedsnavnerettens særprægskrav (i hvert fald delvis) er båret af et hensyn til entydig identifikation af virksomheder til brug for myndighedskontakt og andre henvendelser (et ordensmæssigt hensyn). For så vidt angår et virksomhedsnavn for en registreringspligtig virksomhed prøves navnets adskillelsesevne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og denne prøvelse er ikke streng. Almindelige betegnelser som f.eks. »Bageriet ApS« og »Autohuset A/S« kan normalt ikke registreres på grund af manglende adskillelsesevne,³² men kravet udelukker ikke, at der kan registreres rent beskrivende virksomhedsnavne, hvilket hyppigt sker. Dette forekommer, når en almindelig betegnelse suppleres med et individualiserende tillæg som f.eks. »Bageriet i Nørregade ApS« eller »Autohuset Pedersen A/S«. Sammenlignet med varemærkeretten er det ordensmæssige hensyn karakteristisk for virksomhedsnavneretten, og det tilsiger, at der kun kan være én virksomhed med et bestemt navn. I varemærkeretten kan identiske ordmærker anvendes af flere erhvervsdrivende, når de bruges i forskellige brancher. I praksis vil en virksomhed, der skal registrere sit navn, normalt ikke støde på hindringer i så henseende, medmindre navnet er identisk eller åbenbart forveksleligt med et ældre virksomhedsnavn.

Særprægsvurderingen har størst praktisk betydning ved en efterfølgende tvist om virksomhedsnavnets beskyttelsesomfang, hvor mere særprægede navne gives en bredere beskyttelse end mindre særprægede navne.³³

9.6. Vildledning

Både om varemærker og virksomhedsnavne gælder den regel, at de ikke må være vildledende. Varemærker som er egnet til at vildlede – f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografisk oprindelse – er udelukket fra registrering (varemærkelovens § 14, nr. 2).³⁴ F.eks. er varemærket »Citronkuren« for varer, der ikke indeholder citron og udbydes til kuranvendelse, vildledende. Sø- og Handelsretten fandt i UfR 1997.584 SH (Autoriseret tagmester), at benyttelsen af betegnelsen »autoriseret tagmester« i sig selv måtte anses for vildledende, da der ikke forelå en offentlig autorisation, hvorfor varemærket var i strid med varemærkelovens § 14, nr. 2. Forholdet var tillige i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringsloven.

Vildledningsbestemmelsen har til hensigt at beskytte den potentielle kundekreds mod vildledning med hensyn til varens egenskaber. Et varemærke, der er forveksleligt med en andens varemærke, er ikke alene af denne grund også vildledende.

Vildledningsforbuddet har nok større praktisk betydning i forbindelse med virksomhedsnavne. Den generelle regel er, at en virksomheds navn ikke må være egnet til at vildlede. Det er ikke tilladt i virksomhedsnavnet at angive virksomhed, der ikke stå i forbindelse med den erhvervsaktivitet, som virksomheden udøver. Angiver virksomhedsnavnet en bestemt erhvervsaktivitet, må det ikke benyttes uforandret, når erhvervsaktivitetens art væsentlig forandres, jf. erhvervsvirksomhedslovens § 6, stk. 3, og selskabslovens § 2, stk. 3.

Virksomhedsnavnet må endvidere ikke på anden måde give indtryk af et større omfang end det virkelige, f.eks. ved i virksomhedsnavnet at optage ord som »De forenede« eller lignende.³⁵

9.7. Retsbeskyttelsens varighed

Den kendetegnsret, der alene beror på forretningskendetegnets anvendelse, ved­va­rer kun, så længe forretningskendetegnet er i brug. Ophører man med at bruge sit forretningskendetegn, falder retten bort, dvs. at andre kan tage forretnings­kendetegnet i anvendelse. Det er dog ikke tilstrækkeligt til rettens bortfald, at brugen rent midlertidigt indstilles, navnlig ikke hvis dette skyldes varemangel eller lignende.

Beror retten på registrering, er den for virksomhedsnavne, herunder navne på aktie- og anpartsselskaber, i princippet ubegrænset, idet beskyttelsen vedvarer, så længe navnet ikke er slettet af registret, og så længe virksomheden består. Varemærkerne er derimod kun beskyttet i 10 år fra registreringsdagen, men efter periodens udløb kan mærket for et mindre gebyr fornys for en tiårig periode, og dette kan gentages så ofte, man ønsker det, jf. varemærkelovens § 26.

9.7.1. Brugspligt

Det er ikke en betingelse, at et varemærke er taget i brug, inden det registreres, men en registrering kan ophæves, hvis der gennem 5 år ikke er gjort »reel brug« af varemærket, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, jf. varemærkelovens § 25.³⁶ Muligheden for at reservere varemærker, f.eks. med henblik på udvidelse af en produktlinje er således begrænset af denne brugspligt. Hvis et registreret varemærke ikke fornys, men man vedbliver at bruge det, mister man ikke den af brugen følgende beskyttelse, men man udsætter sig for, at Patent- og Varemærkestyrelsen – der med føje kan tro, at varemærket er ledigt – registrerer det for en anden anmelder, således at man derefter skal have besvær og udgift med at få dette mærke udslettet af registret. Det er i varemærkelovens § 25, stk. 2, præciseret, at »brug« i § 25’s forstand omfatter:

• Brug af varemærket i en form, der ikke væsentligt afviger fra den form, hvori det er registreret.³⁷

• Anbringelse af varemærket her i landet på varer eller deres emballage udelukkende med eksport for øje.

Endelig fremgår det af varemærkelovens § 25, stk. 3, at brug af et varemærke, der finder sted med indehaverens samtykke, ligestilles med indehaverens brug af mærket.

Ifølge EU-domstolen skal der ved begrebet »reel brug« i varemærkedirektivets forstand forstås en faktisk brug, der skal være i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af en vare eller en tjenesteydelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse. Bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel, skal foretages på grundlag af samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig de former for brug, der i den pågældende branche anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket, disse varers eller tjenesteydelsers art, de særlige forhold på markedet samt omfanget og hyppigheden af brugen af varemærket.³⁸ På denne baggrund fandt Domstolen, at indehaveren af et varemærke, der anbringer dette varemærke på alkoholfrie drikke, der gratis tilbydes købere af tøj, som udbydes af varemærkeindehaveren, ikke gør reel brug af varemærket for alkoholfrie drikke. Domstolen begrundede dette nærmere med, at de alkoholfrie drikke ikke er genstand for en distribution, der har til formål at bringe dem ind på markedet for varer af den samme klasse som disse, og derfor bidrager anbringelsen af varemærket på alkoholfrie drikke ikke til at skabe en afsætningsmulighed for disse og heller ikke til i forbrugernes interesse at adskille dem fra varer, der stammer fra andre virksomheder.³⁹ »Reel brug« kræver dog ikke, at varerne leveres, eller at tjenesteydelserne præsteres med gevinst for øje.⁴⁰

Virksomhedsnavnerettens regler indeholder ikke bestemmelser om brugspligt, hvilket har skabt problemer i forbindelse med virksomheders binavne. En virksomhed kan have en legitim interesse i at registrere og anvende binavne – f.eks. til brug for eksport til et bestemt marked, til markedsføring af bestemte varer eller tjenesteydelser o.l. Men den i realiteten ubegrænsede adgang til at registrere binavne har været udnyttet til i nogle tilfælde at foretage et meget stort antal defensive registreringer, der alene har til formål at hindre konkurrerende virksomheder i at anvende navnet, og disse virksomheder kan så få vanskeligheder med at finde et passende navn. Desuagtet er virksomheders binavne beskyttet efter samme regler som hovednavne – det er dog gjort gældende, at manglende brug af et registreret binavn må føre til, at der udmåles et mere snævert beskyttelsesomfang.⁴¹

9.7.2. Varemærkers degeneration

Et varemærke uden særpræg – f.eks. et almindeligt ord der er synonym for varens art – har ikke evnen til at adskille forskellige udbyderes produkter fra hinanden. Men særpræg kan som nævnt opnås ved længere tids intensiv brug af mærket. Et varemærke f.eks. i form af et fantasiord kan imidlertid blive indarbejdet på markedet i en sådan grad og med en sådan succes, at det går over til at blive betegnelsen for den pågældende vareart, og herved mister varemærket sit særpræg og dermed også sin retsbeskyttelse. Man siger, at varemærket »degenererer«. Således er det gået med gamle varemærker som »Grammophon«, »Linoleum«, »Vaseline«, »Bakelit« o.m.a.

Den varemærkeindehaver, der vil undgå dette, må protestere, hver gang han ser sit varemærke anvendt som almindelig varebetegnelse. Undlader han dette, vil varemærkeretten i tidens løb gå tabt, og han vil da ikke længere have eneretsbeskyttelse af varemærket, jf. varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 2.⁴² Varemærket degenerer kun som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet. For at undgå degeneration kan varemærkeindehaveren – ud over at protestere mod andres anvendelse af mærket som artsbetegnelse – ved sin egen brug af varemærket bl.a. i informationsmateriale, manualer og pressemeddelelser, tydeligt angive, at der er tale om et registreret varemærke ved f.eks. at anvende ®-mærket eller en af betegnelserne »TM« og »reg. VM« som en tilføjelse til varemærket.⁴³ En sådan tilføjelse har dog ingen betydning for selve den varemærkeretlige beskyttelse. Indehaverne af en række velkendte varemærker fører en stadig kamp for at hævde deres ret og forhindre degeneration – f.eks. vedrørende »BURBERRY« og »LEGO«.

I UfR 2004.1673 Ø (P5) fandtes det ikke dokumenteret, at det af Danmarks Radio registrerede varemærke P5 som følge af mærkein­de­haverens handlinger eller passivitet var blevet en artsbetegnelse for den femte landsdækkende radiokanal, og derfor var det ikke degenereret.

9.8. Rettens indehaver og overdragelse af rettigheder

Varemærkerettens indehaver er den fysiske eller juridiske person, der har taget mærket i brug eller har ladet det registrere. Varemærkerettigheder kan som andre formuerettigheder overdrages. Det indebærer bl.a., at de kan gøres til genstand for kreditorforfølgning⁴⁴ og kan overføres ved arv.⁴⁵

9.8.1. Fuldstændig overdragelse

Ifølge varemærkelovens § 38, stk. 1, kan retten til et varemærke overdrages i eller uden forbindelse med den virksomhed, hvor det benyttes.⁴⁶ Under hensyn til, at varemærkets traditionelle funktion har været at angive varens oprindelse, kan det umiddelbart forekomme besynderligt, at et varemærke kan overdrages uden den bagvedliggende virksomhed, hvori varemærkeretten er opstået. Efter ældre rets­tilstand var dette da heller ikke muligt, og i nyere tid har der navnlig i Stor­bri­tannien været visse begrænsninger i så henseende.

Når man imidlertid ser på, hvorledes varemærker anvendes i den moderne markedsøkonomi, hvor vare­mærkets garanti- og reklamefunktion er fremherskende, og mange varemærker har egenværdi, er det både naturligt og fornuftigt, at der gives mulighed for en »løs« overdragelse af varemærker uafhængig af den bagvedliggende virksomhed. Erhververen af et sådant varemærke må dog sikre sig, at han ikke anvender varemærket på en vildledende måde - ellers kan registreringen ophæves ved dom.⁴⁷ Der er stadig ifølge varemærkeloven en sammenhæng mellem varemærket og den virksomhed, hvori varemærkeretten er opstået, hvilket kommer til udtryk i den deklaratoriske regel i varemærkelovens § 38, stk. 2, hvorefter erhververen af en virksomhed tillige erhverver retten til virksomhedens varemærker, medmindre andet er eller må anses at være aftalt.⁴⁸

9.8.2. Partiel overdragelse (licens)

§ 38 og § 39 vedrører fuldstændig overdragelse af varemærkeretten. Partielle overdragelser af varemærkerettigheder (licensrettigheder) er nærmere reguleret i varemærkelovens § 40.⁴⁹ Det fremgår heraf, at der kan gives licens til et varemærke for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, samt for hele landet eller en del af dette. Licensen kan være en eksklusiv eller en simpel licens.⁵⁰

En licensaftale giver licenstageren tilladelse til at anvende det license­rede varemærke på nærmere bestemte vilkår, f.eks. vedrørende produktions­omfang og art, et geografisk område og en periode. Med en simpel licens gives der blot en tilladelse til at anvende varemærket uden nogen form for eneret. En eksklusiv licens giver ikke blot tilladelse til at anvende varemærket, men udelukker samtidig at licensgiver giver licens til andre og evt. også forpligter sig selv til ikke at udnytte varemærket.

Varemærkelicenser anvendes i praksis i flere forskellige situationer. Bl.a. anven­des varemærkelicenser i forbindelse med agentforhold, hvor en virksomhed (stamhuset) indgår aftale med en anden virksomhed (agenten) om, at agenten skal markedsføre stamhusets produkter - typisk inden for et nærmere bestemt geogra­fisk område. Det vil som regel være hensigtsmæssigt, at agenten forestår indarbejdelsen af varemærket på det lokale marked f.eks. ved hjælp af reklame, og det kræver tilladelse fra indehaveren af varemærket.⁵¹ Endvidere anvendes vare­mærkelicens i forbindelse med franchising som et enkelt element i et stort og detaljeret aftalekompleks. Endelig bør nævnes varemærke-merchandising, hvor varemærker med egenværdi anvendes af licenstager til helt andre typer af produkter end licensgivers.

Ifølge varemærkelovens § 40, stk. 3, kan indehaveren af et varemærke gøre de rettigheder, der er knyttet til varemærket, gældende over for en licenstager, der overtræder en af bestemmelserne i licensaftalen med hensyn til licensens gyldighedsperiode, den udformning, hvori varemærket må anvendes i henhold til registreringen, arten af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke licensen er indrømmet, det geografiske område, inden for hvilket varerne må forsynes med varemærket, eller kvaliteten af de af licenstageren fremstillede varer eller præsterede tjenesteydelser.⁵² Det betyder, at de nævnte overtrædelser indebærer en varemærkekrænkelse og ikke blot en misligholdelse af aftalen, hvilket kan have betydning for de retshåndhævelsesmidler, der står til rådighed for varemærkeindehaveren.